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1.1背景
乌帕替尼(upadacitinib) 是艾伯维研发的一款选择性口服jak1抑制剂,乌帕替尼口服缓释片于20198月获fda 批准上市,商品名为rinvoq

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在国内,原研乌帕替尼缓释片于2022年获得nmpa批准,目前已经获批五个适应症,先后获批特应性皮炎、银屑病关节炎、类风湿关节炎、溃疡性结肠炎及克罗恩病。
在中国上市药品专利信息登记平台中,艾伯维公司针对乌帕替尼缓释片登记了2篇授权有效专利,第1篇专利号为zl201080062920.6(授权公告号cn102711476b),第2篇为第1篇专利的分案,专利号为zl201810902092.0(授权公告号cn109053742b)。该2篇专利是乌帕替尼的核心专利,权利要求保护范围涉及乌帕替尼的化合物、含有乌帕替尼的药物组合物、乌帕替尼的医药用途等,专利权要到203012月到期。
国知局2023810日发文,宣告zl201080062920.6 (化合物、中国专利登记平台上登记)发明专利权全部无效。
国知局2023810日发文,宣告zl201810902092.0(组合物,中国专利登记平台上登记)发明专利部分无效。
1.2乌帕替尼销售情况
近日,艾伯维(abbvie)发布2023上半年财报。其中,口服jak1抑制剂rinvoq(乌帕替尼)上半年销售额为16.04亿美元,同比上涨51.7%

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1.4涉案专利情况
1.4.11)化合物专利(zl201080062920.6),无创造性,全部无效
审查决定书:561725号。
决定:宣告专利权全部无效。
法律依据:专利法22条第3款(创造性条款)
决定要点:在专利确权阶段,允许专利申请人在申请日或者优先权日之后提交补充实验数据并对该补充实验数据予以审查,但这并不意味着该补充实验数据当然可以被接受,对于补充实验数据的接受应当秉持相对审慎的态度,判断原则是“补交实验数据拟证明的待证事实和/或技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的”。
本案创造性展开描述:由于没有证据能够证明乌帕替尼较之请求人主张的最接近现有技术公开的技术方案取得了何种优异的技术效果,则本专利权利要求实际解决的技术问题仅为提供了一种结构类似的化合物,在证据 2已经就基团定义给出明确教导的基础上,本领域技术人员结合本领域公知常识能够显而易见地获得乌帕替尼化合物,因此,权利要求 1 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。注:证据2:wo2009/152133a1,最早优先权日为 2008  6 10 日,申请日为 2009  06 09 日,公开日期为 2009  12 17 日,以及中文译文,其中说明书译文使用中文同族 cn102118968a
决定要点的展开:需要指出的是,在专利确权阶段,允许专利申请人在申请日或者优先权日之后提交补充实验数据并对该补充实验数据予以审查,但这并不意味着该补充实验数据当然可以被接受。鉴于专利申请人可能通过在申请日或者优先权日之后提交补充实验数据,将申请日或者优先权日未公开或者未完成的内容纳入专利权保护范围,就此部分内容不正当地取得先申请的利益,从而违反先申请原则,或者借此弥补原专利申请文件公开不充分等固有内在缺陷,从而妨碍说明书应该充分公开等内在要求的贯彻,故,对于补充实验数据的接受应当秉持相对审慎的态度,判断原则应当是“补充实验数据拟直接证明的待证事实和/或技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的”;换句话说,补充实验数据是对原始申请文件中从本领域视角而言已经清楚、明确公开的特定效果的补强性说明,而不是对原始申请文件中泛泛记载的几十种可能效果的重新聚焦。
本案中,尽管在本专利说明书提及了所述化合物对于jak 激酶家族具备的潜在活性,包括对某些种类的选择性等内容并声称将其作为研究目的,但除jak3 数据之外,并未提供其他实验结果,特别是当存在一份声称具有相同目的的现有技术时,本领域技术人员只能认为本专利在前述目的的基础上聚焦于jak3的抑制活性在这种情况下如果仅因为这些泛泛提及的其他激酶的内容而接受在后补充的具体效果数据,则意味着发明人只需在提交专利申请时仅需要在申请文件中尽可能多地罗列有关机理的文献以及可能/潜在的用途或效果无需承担相应的证明义务,这明显有违前述先申请制的要求并且,将发明点隐藏在上述泛泛罗列中也不符合“公开换保护”的立法本意。

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1.4.22)组合物专利zl201810902092.0,部分无效
审查决定书:562232号。
决定:宣告专利权部分无效。
具体决定:在专利权人于 2023  02  21 日提交的修改文本(20 项权利要求)基础上,宣告 201810902092.0号发明专利权的权利要求 4中涉及化合物 aa1.160的技术方案、以及权利要求11 12无效,在权利要求1-3.权利要求 4 除涉及化合物 aa1.160 的其他技术方案、权利要求 5-1013-20 的基础上继续维持该专利有效。
法律依据:专利法第 33 条(不能修改超范围)、专利法实施细则第 43 条第 1款(分案申请不能超范围)、专利法第 29条(优先权相关)、第 22条第3款(创新性)。
决定要点:如果修改增加的内容能够从原申请文件记载的信息中直接地、毫无疑义地确定,那么这样的修改就是允许的。
《巴黎公约》设立优先权的本意主要是对申请人在不同国家提出申请时给予程序上的时间优惠,而非给予完成发明实质内容的宽限期。申请人可以在优先权期限内完善、补充发明,同时应承担不享有优先权的风险。
在专利申请的实质审查程序中,对于在原有的马库什权利要求的基础上删除或限缩部分取代基定义而形成的新的较小范围的马库什权利要求,如果这样的删除或限缩没有产生具有特定含义的特定组合,或者突出了原始申请中未特别提及的单独化合物或化合物群,那么,这样的修改就是允许的;同时,由于这样的变化是在整个马库什范围内进行的,并且也没有创设出新的发明核心或者发明实体没有变化,因此也可以看成是与删除前具有相同主题的发明,继而认可其仍享有在先申请的优先权。
在专利确权阶段,允许专利申请人在申请日或者优先权日之后提交补充实验数据并对该补充实验数据予以审查,但这并不意味着该补充实验数据当然可以被接受,对于补充实验数据的接受应当秉持相对审慎的态度,判断原则是“补交实验数据拟证明的待证事实和/或技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的”
决定要点的展开:由于没有证据能够证明乌帕替尼较之请求人主张的最接近现有技术公开的技术方案取得了何种预料不到的技术效果,则本专利权利要求 4中涉及化合物aa.1.160 的技术方案、权利要求 1112 实际解决的技术问题仅为提供了一种结构类似的化合物的药物组合物,在证据2已经就基团定义给出明确教导的基础上本领域技术人员结合本领域公知常识能够显而易见地获得乌帕替尼化合物及其与药学可接受载体形成的药物组合物,因此,上述权利要求中的技术方案不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性
需要指出的是,在专利确权阶段,允许专利申请人在申请日或者优先权日之后提交补充实验数据并对该补充实验数据予以审查,但这并不意味着该补充实验数据当然可以被接受。鉴于专利申请人可能通过在申请日或者优先权日之后提交补充实验数据,将申请日或者优先权日未公开或者未完成的内容纳入专利权保护范围,就此部分内容不正当地取得先申请的利益,从而违反先申请原则,或者借此弥补原专利申请文件公开不充分等固有内在缺陷,从而妨碍说明书应该充分公开等内在要求的贯彻,故对于补充实验数据的接受应当秉持相对审慎的态度,判断原则应当是“补充实验数据拟直接证明的待证事实为原专利申请文件明确记载或者本领域技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的”;换句话说,补充实验数据是对原始申请文件中从本领域视角而言已经清楚、明确公开的特定效果的补强性说明,而不是对原始申请文件中泛泛记载的几十种可能效果的重新聚焦。
本案中,尽管在本专利说明书提及了所述化合物对于jak 激酶家族具备的潜在活性,包括对某些种类的选择性等内容并声称将其作为研究目的,但除jak3 数据之外,并未提供其他实验结果,特别是当存在一份声称具有相同目的的现有技术时,本领域技术人员只能认为本专利在前述目的的基础上聚焦于jak3的抑制活性在这种情况下,如果仅因为这些泛泛提及的其他激酶的内容就接受在后补充的具体效果数据,则意味着发明人只需在提交专利申请时仅需要在申请文件中尽可能多地罗列有关机理的文献以及可能/潜在的用途或效果无需承担相应的证明义务,这明显有违前述先申请制的要求,并且,将发明点隐藏在上述泛泛罗列中也不符合“公开换保护”的立法本意
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1.5后记
在专利无效宣告请求中,请求人采用最多的法律条款是《专利法》第22条第3款的创造性问题。请求人和专利权人也经常围绕涉案专利是否具有创造性而展开举证和辩论。所以,提供一种有效的判断涉案专利是否有创造性的方法对请求人、法院和专利权人都有十分重大的意义。
就本案而言,当事人对本决定不服的,可以根据专利法第 46 条第款的规定,自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。专利的未决性,需要相关人跟进和跟踪。
国内药企主动对乌帕替尼的化合物核心专利发起专利无效挑战,即是国内药企知识产权战略由被动变主动、由躲闪变进攻的具体体现。可以确定的是,国内药品厂家,药品专利必须要好好重视了。


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